Perfumes de Equivalencia y Listas de Referencia “Àlex Plana Paluzie Abogado mercantil”

Àlex Plana Paluzie. Abogado mercantil (corporate y M&A)
Corporate and Mergers and Acquisitions (M&A) Lawyer at AGM Abogados, S.L.P. (Barcelona Bar Association – ICAB). Degree in Law awarded by Pompeu Fabra University (UPF), Master of Laws with honors at the Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) and Master in International Business Law at ESADE. My main areas of practice are: M&A, corporate, venture capital, private equity, restructuring, and banking and finance.

Desde hace ya más de una década que surgieron los llamados perfumes de equivalencia. Con esta expresión se hace referencia a la comercialización de perfumes distintos de una empresa bajo una única marca, identificándolos para su distinción por números y descripciones sobre las sustancias que lo componen. La base de este modelo de negocio es crear muchas referencias/perfumes y clasificarlos por tendencias olfativas, pudiendo comercializar cada negocio que se dedica a esta actividad hasta 100 y 200 referencias, e incluso más. El gran número de perfumes con olores distintos permite compararlos con otros perfumes del mercado, incluidos los perfumes de terceros que sí usan una marca y diseño específico para cada referencia.

En consecuencia, nos encontramos con dos modelos de negocio distintos, por un lado, las compañías que comercializan gran cantidad de perfumes bajo una misma marca y, por otro lado, las compañías que comercializan muchas menos referencias con distintas marcas cada una. Esto conlleva que las primeras puedan reducir gastos y vender con menos margen. Es decir, a un precio inferior. Además, las primeras suelen invertir menos en el embalaje y recipiente, facilitando al consumidor el rellenado de los recipientes para ahorrar gastos (también hay un beneficio medioambiental).

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los perfumes no son patentables, debido a que una patente debe aportar una innovación técnica que resuelva un problema. Oler mejor no es una innovación técnica que resuelva un problema. En cambio, sí sería patentable una solución técnica que permitiera eliminar un olor desagradable de un producto de limpieza.

Adicionalmente a la no patentabilidad, tampoco cabe que un olor sea una marca de un perfume, pues el producto y la marca son lo mismo (la marca no sería un símbolo distintivo). Otro caso distinto sería que un olor pudiera ser una marca de un producto distinto a un perfume, en cuyo caso, sí podríamos proteger dicha olor como marca, siempre y cuando se pudiera representar de forma clara ante el registro pertinente. Cabe decir, que el caso de la marca de “hierba recién cortada” para pelotas de tenis, aunque se inscribiera, no es considerada una marca bien otorgada por la mayoría de la doctrina. Esto se debe a que la descripción del olor en dicho caso no es suficientemente claro, pues la hierba recién cortada puede oler de muchas formas distintas. La mejor opción para proteger olores es lograr un método objetivo de representarlos gráficamente, por ejemplo mediante una nariz electrónica, pero de momento no tenemos un método eficaz en este sentido.

Algunos juristas defienden la protección de los perfumes vía derechos de autor, pero esto tendría graves consecuencias, al menos con la normativa actual. El principal problema que surge de esta alternativa es que se estaría dando una protección mucho mayor a estas creaciones que a patentes. Es decir, como estos productos no logran cumplir los requisitos de las patentes, en lugar de darles una protección menor (como pasa por ejemplo con los modelos de utilidad), les estaríamos dando una protección mucho mayor. Esto resultaría en una desproporción entre los derechos de los autores de los perfumes y los derechos de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, las recetas de comida no se protegen ni se protegerán nunca porque el interés de la sociedad es inmensamente superior al interés del autor de la receta. Con los perfumes pasa algo parecido, a no ser que se pruebe que el perfume incluye una innovación técnica novedosa explotable industrialmente. En definitiva, la protección de los perfumes vía derechos de autor en la actualidad está fuera de lugar, siendo más bien un debate de lege ferenda y, si se decidiera proteger estas creaciones, deberían ponderarse los intereses en juego, no siendo razonable que su protección excediera de otros derechos como las patentes o los modelos de utilidad (con protecciones de 20 y 10 años respectivamente). Incluso una vez protegido un perfume vía derechos de autor, si protegiéramos el perfume vía fórmula química, cabría producir perfumes con el mismo olor mediante fórmulas distintas.

Por lo tanto, el perfume en sí mismo no se puede proteger, la protección de las compañías que comercializan perfumes se debe llevar a cabo mediante el derecho marcario y el derecho de la competencia desleal.

Ante esta situación, sería ilícito que una compañía comercializara un perfume identificándolo con una marca cuyos derechos no tuviese en propiedad o licencia. Sin embargo, no sería ilícito que una compañía analizara un perfume y produjera otro parecido o igual, pues el perfume originario no sería ni un producto patentado ni una marca, sin perjuicio de que en casos excepcionales sí sería posible según lo comentado.

En consecuencia, si es lícito copiar perfumes que no están patentados ni son una marca, debemos preguntarnos hasta qué punto se pueden comparar estos perfumes con olores iguales o parecidos.

Hasta la fecha, hay varias sentencias que están fallado a favor de las compañías que comercializan distintas marcas, entendiendo que las llamadas marcas blancas o mono-marcas se están aprovechando de la reputación ajena de las primeras.

Ante esta situación tenemos un extremo en el que sí hay acto ilícito, esto es, si una compañía copia los diseños o marcas protegidas de otra para vender sus perfumes. Esto sería el caso de las copias o falsificaciones. Sin embargo, tenemos otro extremo, que es aquél en el que una compañía produce un perfume idéntico o muy parecido al de otra y lo comercializa bajo otra marca y diseño, sin publicitarlo como una copia de otro producto, no existiendo en este caso acto ilícito.

Finalmente, entre estos dos extremos está un tercer caso, referido a aquél en el que una compañía produce un perfume idéntico o muy parecido al de otra y lo comercializa bajo otra marca y diseño, publicitándolo como producto idéntico o parecido al de un tercero, pero sin usar la marca o diseño de este tercero.

Si bien en los inicios del modelo de negocio de las mono-marcas de perfume, buena parte de estas compañías sí usaba marcas ajenas para identificar sus referencias (por ejemplo mediante tablas de equivalencia o listas de referencia colgadas en los escaparates de las tiendas), actualmente se han dejado de usar estos reclamos publicitarios. Es decir, este modelo de negocio ha optado por seguir la segunda y tercera opción comentadas.

La tercera opción es jurídicamente la más compleja. Debemos decidir si la publicidad realizada con referencias a marcas de la competencia es o no un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o si menoscaba su carácter distintivo. Esto nos lleva a pensar que el modelo de negocio en sí no es ilícito, ni que tampoco haya una prohibición absoluta, sino que hay un deber de analizar cada caso concreto para ver si hay infracción o no en la publicidad, pero no en el modelo de negocio por ser los perfumes imitables lícitamente (no los frascos protegidos ni las marcas).

Valga decir, que en el segundo caso hay otro elemento a considerar, referido a la comparativa de las fragancias por terceros, en especial en Internet. Sin embargo, estos actos serían ajenos a las compañías mono-marca y, por lo tanto, no serían actos de publicidad. Por este motivo deberíamos entender que el debate jurídico se centra, en realidad, en el tercero de los casos, no en los otros dos.

En una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que vimos en la entrada de este blog “Uso de marcas ajenas en motores de búsqueda en Internet, Sentencia 94/2017 del Tribunal Supremo”, el juzgador clarificó los límites de la protección marcaria. En este sentido, debemos entender que la marca sirve para evitar riesgos de confusión en los consumidores no para que el titular de la marca pueda limitar su uso de forma absoluta. Esto lleva al TS a declarar que el uso de marcas ajenas en motores de búsqueda por Internet y, en el caso particular mediante AdWords, no suponga una infracción marcaria en tanto el producto publicitado no sea una simple imitación sino una alternativa.

A la vista de la STS 94/2017 y del caso del TJUE Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros, las marcas mono-marca deberían poder publicitar sus productos mediante referencias a otras marcas, siempre y cuando su producto no se confunda con los de terceros, ni se presentan como réplicas o se realicen otros actos ilícitos como publicidad denigratoria. En este marco, debemos definir qué actos publicitarios son o no lícitos, por ejemplo: ¿Sería lícito que el dependiente de una tienda compare una fragancia con otra pero no sería lícito colgar listas de referencia con mención a marcas ajenas en el escaparate? ¿Sería lícito usar marcas ajenas con AdWords para atraer clientes siempre y cuando la marca y recipiente no son confundibles?

Ante las sentencias dictadas hasta la fecha sobre esta materia hay muchas dudas jurídicas, pero seguimos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie claramente al respecto. Para ello, sería deseable que algún juez interno se atreviera a elevar las cuestiones prejudiciales necesarias para poner orden en este sector.

USO DE MARCAS AJENAS EN MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET, SENTENCIA 94/2017 DEL TRIBUNAL SUPREMO

En la Sentencia 94/2017, de 15 de febrero, dictada por el Tribunal Supremo, el juzgador debe resolver si el uso de una marca ajena como palabra clave a través de un programa de publicidad en Internet constituye infracción marcaria  y/o acto de competencia desleal (en el caso se trataba concretamente de Google AdWords).

En el caso una empresa paga para que al buscar una marca de otra empresa en el buscador de Google, aparezca un enlace a su página web. De este modo consigue captar clientes que han usado la marca de un tercero para informarse sobre el producto/servicio.

El Tribunal Supremo debe resolver si: (i) hay infracción de marca por el uso que se hacía, tomando en consideración que en la web enlazada no se usaba la marca ajena y (ii) si hay acto de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

Antes de continuar, vale la pena destacar que el Tribunal recuerda que la protección marcaria y la normativa sobre competencia desleal tienen funciones distintas. Con la marca se protege un derecho subjetivo en exclusiva sobre un bien inmaterial, que permite a su titular impedir el uso del mismo por terceros y, por su parte, con la normativa sobre competencia desleal se protege el correcto funcionamiento del mercado. Sin perjuicio, además, de que las marcas ayudan también a contribuir en el buen funcionamiento del mercado, evitando la confusión en el origen de los productos y servicios.

Respecto a la cuestión relativa a la protección marcaria se declara que el uso publicitario a través de AdWords no menoscaba ninguna de las funciones de la marca. Ello es así porque no se apreciaba la existencia de riesgos de confusión en los consumidores sobre la existencia de vínculos entre la empresa anunciante y la titular de la marca (recordemos que el anunciante no usaba marcas ajenas en su web).

Respecto a la cuestión de la competencia desleal, el Tribunal recuerda y aplica la jurisprudencia contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros.

En la Sentencia Interflora del TJUE, cuyos argumentos sigue ahora el Tribunal Supremo y aplica al caso concreto, se declara que los competidores de empresas con marcas notorias y renombradas verán como competidores usan servicios de referenciación en Internet para intentar llegar a clientes que busquen los productos o servicios deseados a través de dichas marcas. Ello conlleva que los anunciantes puedan conseguir clientes cuyo origen proviene de búsquedas en Internet con términos referidos a marcas protegidas, sin que el titular de la marca haya sido compensado por ello.

Ante esta situación, se declaró en el TJUE y ahora en el Tribunal Supremo, que si el producto o servicio ofrecido mediante este tipo de publicidad, es para ofrecer una alternativa y no una simple imitación, dicha publicidad será lícita.

En el caso resuelto por la sentencia mencionada el Tribunal, siguiendo los razonamientos jurídicos expuestos por el TJUE y aplicándolos al caso concreto, entiende que no existió tal aprovechamiento indebido, sino un ofrecimiento alternativo sin confusión marcaria para los consumidores y usuarios.